В деловой практике письмо‑согласие на использование товарного знака (далее- «Письмо-согласие») – это документ, через который правообладатель в одностороннем порядке выражает разрешение на использование принадлежащего ему ТЗ конкретным лицом.
Что указано в законе?
В ст. 1233 ГК РФ указано, что правообладатель может распорядиться своими правами в том числе путем:
- отчуждения исключительного права (договор отчуждения исключительных прав);
- предоставления права использования (лицензионный договор).
Такое буквальное толкование на практике нередко приводит к избыточному усложнению оборота: стороны вынуждены оформлять лицензионные договоры даже в ситуациях, где фактически требуется лишь подтверждение отсутствия возражений со стороны правообладателя.
Решение этой проблемы простое – одностороннее согласие, не обременяющее стороны обязательствами и не требующее соблюдения всех обязательных условий по закону. Именно таким решением и является Письмо-согласие.
Возвращаясь к нормативной базе, стоит отметить, что еще в 2022 году Верховный суд указал, что из анализа ст. 1223 и 1484 следует, что «перечень способов распоряжения исключительным правом на товарный знак не является исчерпывающим и относится на усмотрение правообладателя». В связи с этим, предоставляя Письмо-согласие, правообладатель правомерно распоряжается своим исключительным правом.
Таким образом Письмо-согласие не только допустимо, но и является лишь одним из возможных способов распоряжения исключительным правом, которые прямо не определены в законе.
В чем отличие от лицензии?
Главное отличие в том, что лицензия – это двусторонний договор. Для него обязательна государственная регистрация, при отсутствии которой ее такое предоставление права считается несостоявшимся. Следовательно, при заключении лицензионного договора нельзя просто отказаться от его регистрации.
Если же правообладатель не вступает в полноценные обязательственные отношения, а лишь в одностороннем порядке выражает согласие на конкретное использование знака, то речь идет уже не о лицензии, а о другом способе реализации правомочия по распоряжению.
При этом надо помнить, что грань между Письмом-согласием и лицензией не всегда жесткая. Если документ начинает подробно регулировать вознаграждение, срок, исключительность правомочий, порядок сублицензирования, ответственность и иные договорные условия, риск переквалификации резко возрастает. Тогда спор уже будет идти не о простом выражении согласия на использование, а о том, не пытались ли стороны фактически обойти лицензионную конструкцию.
В чем практическая ценность Письма-согласия?
Сильная сторона односторонней модели – скорость и простота. Бизнесу часто нужно не выстроить длительную лицензионную модель, а быстро и документально чисто подтвердить, что конкретное использование товарного знака допускается правообладателем. Для подобных ситуаций лицензия оказывается избыточной.
Дополнительно плюсы – отсутствие необходимости создавать полноценную договорную связку со взаимными обязательствами сторон. Это может быть полезно, например, при взаимодействии с иностранными компаниями, товары которых не включены в перечень товаров для параллельного импорта или для организаций из одной группы компаний.
Зачастую можно столкнуться со случаями, когда маркетплейсы или рекламные компании (при взаимодействии с агентствами) необоснованно требуют именно документы с правомочиями на использование ТЗ. При том, в обоих случаях достаточно договора с правообладателем (либо товар «очищается», либо вы действуете по поручению правообладателя). Однако, раскрывая условия договора, вы берете на себя риски за раскрытие коммерческой тайны.
Когда письмо-согласие действительно уместно?
- Вывески, стенды, наружное оформление и иные обозначения точки продаж
- Реклама, выставки, дизайн сайта
- Использование ТЗ внутри группы компаний (особенно актуально у застройщиков).
Когда Письмо-согласие применять опасно?
Устойчивые коммерческие отношения. Если вы как правопользователь намеренны выстраивать долгосрочные отношения и сеть бизнеса, важно защитить себя от ситуаций, когда согласие на использование бренда у вас просто могут отозвать. Поэтому двустороннее соглашение и небольшое вознаграждение за лицензию могут оказаться куда привлекательнее.
Контроль за качеством ответственность. Законом уже прямо предусмотрено, что лицензиат по договору обязан обеспечивать надлежащее качество товара, однако в ситуации с односторонней сделкой этот вопрос может оказаться достаточно спорным, т.к. никаких взаимных обязательств по отношению к правообладателю прямо из письма не возникает. Поэтому четко определенные требования в договоре лицензии позволят обеспечить размер ответственности и границы ее применения.
Таким образом, из всего сказанного можно выделить главные риски при использовании Письма-согласия:
- Неопределенность пределов правомерного использования ТЗ
- Риск квалификации Письма-согласия как лицензионного договора
- Налоговый риск при возмездном Письме-согласии
- Риск выхода пользователя за пределы предоставленных прав
- Повышенная сложность доказывания факта выдачи письма, его подлинности и полномочий подписанта по сравнению с лицензией
